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简报
2021年4月
2021年4月与在先申请注册商标相同或类似的在后申请注册商标的使用是否构成在先申请注册商标的侵权
- 以大法院2021.3.18.宣告2018DA253444全员合议体判决为中心
商标权人具有注册商标的独占使用权。然而，商标法第92条中规定，注册商标的使用与在先申请的他人的专利权、著作权抵触时应得到其权利人的允许，同时限制商标权人的积极效力。但，上述第92条规定中没有规定商标权与商标权之间抵触的情形，因此，与在先申请注册商标相同或类似的在后申请注册商标的商标权人未经在先申请商标权人的允许使用自己的注册商标时，关键在于是否构成在在先申请注册商标的侵权。
1、大法院以前立场
当商标权与商标权相互抵触时，即使是在后申请注册商标权人未经在先申请注册商标权人的同意使用其注册商标，不应视为对在先申请注册商标构成侵权。（大法院86DO277判决）
只是，在后申请注册的商标经无效审判程序被判定无效时，该商标权将被视为自始不存在，因此在后申请的商标权人的使用行为将追溯到最初使用的时间点并构成侵权。大法院判例判定，当在后申请注册商标被确定无效时，①在民事案件中，如果被告不能主张或证明其有正当理由不知道原告商标权的存在或者有正当理由确信其使用的商标不在原告注册商标的权利范围内，则应该从“最初使用时间点”开始承担非法行为的损害赔偿责任（大法院2013DA21666判决），②在刑事案件中，针对“无效审判确定后”的行为，认定其构成刑事侵权罪（86DO277判决）。
2、大法院2018DA253444全员合议体判决
（1）事实关系
（2）判决主旨
商标法中规定以申请日为准决定相抵触的商标之间的先后顺序，违反该规定注册的商标属于无效审判的对象。另外，商标法第92条中规定注册商标的使用与在先申请的他人的专利权、著作权抵触时，如没有得到在先权利人的允许就不能使用其注册商标，因此，如果在后申请商标权人未经在先专利权等权利人的允许将其注册商标用于指定商品中，则构成在先专利权等的侵权。
基于这些商标权的效力和先申请主义、与他人权利的关系等有关的商标法的规定和主旨，可以知道，商标法的基本原理是，在发生抵触的知识产权之间，以先申请或者先发生权利者为优先，这同样可视为适用于商标权之间发生抵触的情形。因此，如果商标权人在商标注册申请日之前注册了与他人申请或注册的在先申请注册商标相同或类似的商标并未经在先申请注册商标权人的允许于在先申请注册商标的指定商品及相同或类似的商品中使用，则不管在后申请注册商标的无效审判结果如何，仍认定对在先申请注册商标权构成侵权。
3、总结
本次大法院判决只对之前大法院的“在后申请注册商标的无效审判确定之前，对在先申请注册商标权不构成侵权”的内容进行了修改，而其他判决内容没有变化。因此，针对无效审判确定之后的处理，应视为遵照以前的判决。其摘要如下：
以后，与在先申请注册商标度高近似的在后申请注册商标权人，当发生纠纷时，即使在其商标的使用被判决无效之前，不同于以前，也可能会构成侵权，因此在开展重大项目之前，（1）事先应检讨当发生败诉时能否承受相应的损失；（2）为了以防万一如有可能，需要严谨地判断是否能够得到对方的同意书等，为了避免发生重大损失应加倍留意。如果无法采取上面的举措，则对于开始就存在纠纷可能性的商标，即使该商标已获得注册，出于安全的考虑也应该尽可能不使用 。
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