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2021년 4월호

 

선출원 등록상표와 동일·유사한 후출원 등록상표의 사용이 선출원 등록 상표에 대한 침해를 구성하는지 여부


- 대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결을 중심으로
 
상표권자는 등록상표에 대하여 독점적 사용권을 가진다. 그런데, 상표법 제92조는 등록상표의 사용이 선출원된 타인의 특허권 · 실용신안권 · 디자인권, 선발생된 저작권과 저촉되는 경우에 선권리자의 동의를 얻어야 한다고 규정하면서 상표권자의 적극적 효력을 제한하고 있다. 그런데, 상기 제92조 규정은 상표권과 상표권이 저촉되는 경우를 규정하고 있지 않으므로 선출원 등록상표와 동일·유사한 후출원 등록상표의 상표권자가 선출원 상표권자의 동의를 받지 않고 자신의 등록상표를 사용하는 경우 선출원 등록상표의 침해에 해당하는지 여부가 문제된다.
 
1. 과거 대법원의 입장
상표권과 상표권이 서로 저촉되는 경우 후출원 등록상표권자가 선출원 등록상표권자의 동의 없이 자신의 등록상표를 사용한 경우라도 선출원 등록 상표의 침해를 구성하지 않는 것으로 보았다. (대법원 86도277 판결)
다만, 후출원 등록상표가 무효심판에 의하여 무효확정된 경우 해당 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보기 때문에 후출원 상표권자의 사용행위는 최초 사용시점부터 소급하여 침해에 해당하게 된다. 대법원 판례는 후출원 등록상표가 무효확정된 경우, ① 민사사건에서는 피고가 원고 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 사용하는 상표가 원고 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 별도로 주장∙증명하지 못하는 이상 “최초 사용시점”부터 불법행위에 의한 손해배상책임을 진다고 판시하고 있으며(대법원 2013다21666 판결), ② 형사사건에서는 “무효심결 확정 후”의 행위에 대하여 형사 침해죄를 인정하였다 (86도277 판결).
 
2. 대법원 2018다253444 전원합의체 판결
(1) 사실관계
 
(2) 판결요지
상표법은 출원일을 기준으로 저촉되는 상표 사이의 우선순위가 결정되며 이에 위반하여 등록된 상표는 등록무효 심판의 대상이 된다. 또한, 상표법 제92조에서는 등록상표의 사용이 선출원된 타인의 특허권 · 실용신안권 · 디자인권, 선발생된 타인의 저작권과 저촉되는 경우 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고는 그 등록상표를 사용할 수 없다고 규정하고 있는바, 후출원 상표권자가 선특허권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하며 선특허권 등에 대한 침해가 성립한다.
이러한 상표권의 효력과 선출원주의, 타인의 권리와의 관계 등에 관한 상표법의 규정과 취지에 비추어 보면, 상표법은 저촉되는 지식재산권 상호간에 선출원 또는 선발생 권리가 우선함을 기본원리로 하고 있음을 알 수 있고, 이는 상표권 사이의 저촉관계에도 그대로 적용된다고 봄이 타당하다. 따라서, 상표권자가 상표등록출원일 전에 출원∙등록된 타인의 선출원 등록상표와 동일∙유사한 상표를 등록 받아 선출원 등록상표권자의 동의 없이 이를 선출원 등록상표의 지정상품과 동일∙유사한 상품에 사용하였다면 후출원 등록상표에 대한 등록무효 심결의 확정 여부와 상관없이 선출원 등록상표권에 대한 침해가 성립한다.
 
3. 검토
금번 대법원 판결은 종전 대법원 판결 중 “후출원 등록상표를 무효로 하는 심결이 확정될 때까지는 선출원 등록상표권에 대한 침해가 되지 않는다”는 부분만을 변경하였을 뿐 다른 판결을 변경한 바는 없다. 따라서 무효심결이 확정된 이후의 취급에 대해서는 종전 판결에 따르는 것으로 보는 것이 타당할 것이다. 이를 요약하면 다음과 같다.
앞으로 선출원 등록상표와 유사성이 높은 후출원 등록 상표권자는 만약 분쟁이 발생할 경우 자기상표의 사용이 무효로 확정판결을 받기 이전이라도 종전과는 달리 침해가 성립될 수 있는 만큼 중대한 사업전개에 있어서는 (1) 사전에 패소 시 감당할 수 있는 피해가 발생할 것인지 여부검토와 (2) 만약의 경우 상대방의 동의서를 얻을 수 있는지 여부 등에 대하여 면밀히 판단하여 가능한 커다란 피해가 발생하지 않도록 충분한 주의를 기울여야 할 것이며 그렇지 못하다면 처음부터 분쟁이 발생할 가능성이 높은 상표는 설사 등록되었다 해도 사용하지 않는 것이 안전할 것입니다.
 
 

 

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