現行の特許法施行規則によれば、特許出願人がパリ条約による優先権主張を証明する書類を特許庁に提出する場合、その韓国語翻訳文を義務的に添付して提出しなければならず、このような翻訳文提出義務は外国人である出願人には出願費用の上昇を伴い不満要因となって来た。

  PCT条約及びアメリカ、日本、中国など大部分の国家では、優先権主張の有効性がその特許出願の特許性に関連がある場合に限り翻訳文の提出を要求しており、また韓国の特許審査実務においても優先権証明書類の翻訳文は、優先日と出願日との間に先行技術が発見された場合にだけ参考する資料であるため、必ず必要なものではない。よって、特許庁は、国際的な成り行きに合わせて審査に必要な場合にだけ優先権翻訳文を提出するように施行規則を改正しようと推進している。

  一方、PCT規則第51条の2は「指定官庁の国内法は条約第27条の規定によって出願人に優先権書類の翻訳文を提出するように要求することができる。但し、優先権主張の有効性が関連発明の特許性を決定するのに係わる場合に限る。」と規定しているが、 PCT規則第51条の2適用を留保している国家は現在韓国、EPO、デンマーク、イギリス、スペイン、及びスイスである。

  (2)特許法院の判決
  原審である特許法院は、発明の名称が「光学活性ピリドベンゾオキサジン誘導体の製造方法」に関するこの事件の特許発明 (登録番号:第75803号)は、出願番号第86-4934号として出願された原出願発明(出願日 : 1986. 6. 20.登録番号 : 第60571号) の分割出願として認められ1994. 7. 28.に登録されたものであるが、この事件の特許発明の特許請求の範囲第1項を原出願発明の特許請求の範囲第 1項と比べて見れば、この事件の第1項発明の出発物質であるIB化合物は原出願発明の中間体であるX化合物と等しいため、両発明はいずれも一般式 (IB, X)化合物から一般式(VI)化合物を製造する工程を含む点で等しく、但し、①原出願発明にはこの事件の第1項発明にないX"化合物から X化合物を製造する過程が付加されており、②この事件の第1項発明は出発物質であるIB化合物とジエチルエトキシメチレンマロネートを反応させて IC化合物を製造する過程を経た後、IC化合物を通常の方法で処理して目的物質である一般式(VI)の化合物を製造するのに比べて、原出願発明は IC化合物製造過程に関する言及なしに中間体であるX化合物を通常の方法で処理して目的物質である一般式(VI) の化合物を製造することだけが記載されている点に差異があるが、上記の差異点①について詳しく見ると、この事件の特許発明の実施例 3には実施例2から得られた3S-7、8-ジフルオロ-2,3-ジヒドロ-3-メチル-4[(s)-N-P-トルエンスルホンプロリル]-4H-[1,4] ベンゾオキサジンからこの事件の第1項発明の出発物質であるIB化合物を製造する方法が記載されているが、上記の実施例2で得られた3S-7,8- ジフルオロ-2,3-ジヒドロ-3-メチル-4[(s)-N-P-トルエンスルホンプロリル]-4H-[1,4]ベンゾオキサジンは、原出願発明の出発物質である X"化合物に属するだけでなく、上記の実施例3は原出願発明の実施例13とその内容が等しく、またこの事件の特許発明の明細書には上記の実施例 3に記載した3S-7,8-ジフルオロ-2,3-ジヒドロ-3-メチル-4[(s)-N- P-トルエンスルホンプロリル]-4H-[1,4]ベンゾオキサジンの外に他の化合物から出発物質である IB化合物を製造する方法は記載されていないため、この事件の第1項発明はその実施例の記載を参照する時、原出願発明に記載されたようなX" 化合物からIB化合物を製造する過程を含むものであると言うことができ、上記の差異点②について詳しく見れば、この事件の第1項発明の出発物質である IB化合物からIC化合物を製造する過程は、この事件の特許発明の参照実施例2に記載されているが、これは原出願発明の実施例14及び実施例 15とその内容が等しいため、原出願発明はその実施例の記載を参照する時、IB化合物とジエチルエトキシメチレンマロネートを反応させてIC 化合物を製造する過程を含んでいると見られることに相当し、この事件の特許発明と原出願発明の実施例など発明の詳細な説明の記載を参照すれば、この事件の第 1項発明と原出願発明とは、実質的に等しい工程を通じて目的とする一般式(VI)の化合物を得るものであると言えるため、結局両発明はその技術的思想及び技術的手段が等しい発明であると認められるので、この事件の第 1項発明は適法した分割出願であると見なされず、その出願日が原出願発明の出願日に溯及されないため、この事件の第1項発明は先出願主義に違反して登録されたものであって無効という趣旨で判断した。

  (3)最高裁の判決
  上記の特許法院の判決に対して最高裁は、分割出願と言うのは、単一発明、単一出願の原則の下で、2以上の発明を1出願とした場合これを 2以上の出願に分割することであって、2以上の発明を1出願にした場合と言うのは、2以上の発明が必ず特許請求の範囲に記載された場合だけではなく、発明の詳細な説明や図面に記載されて出願された場合まで含むものであるため、分割出願をしながら原出願の当時提出した発明の詳細な説明や図面を再び使用することもでき、原出願中の一部発明が実施例などの詳細な説明に記載されたものであって原出願発明と違う一つの発明として見なせる場合には、その一部を分割出願することができ、この場合その同一性の可否の判断は、特許請求の範囲に記載された両発明の技術的構成が同一であるか否かによって判断するが、その効果も参酌しなければならないものであるところ、技術的構成に差があったとしても、その差が周知慣用技術の付加、削除、変更などであって新しい効果の発生がない程度に過ぎないものであれば、両発明は互いに同一であるとしなければならないと判示した。

  最高裁は、上記の法理に照らして詳しく見れば、この事件の第1項発明と原出願発明とは、その詳細な説明に記載された実施例の内容が一部同一ではあるものの、この事件の第1 項発明の特許請求の範囲は新規のIB化合物を出発物質として、その中間体のIC化合物を経て最終目的物質である化合物(VI)を製造する方法に関するもので、その新規の化合物 IBを出発物質として使用する点にその技術的特徴があるのに対し、原出願発明はX"化合物を出発物質として中間体X(=IB)化合物を経て通常の方法で最終目的物質である化合物 (VI)を製造する方法に関し、原出願発明に付加されたX"化合物及び中間体X化合物は、いずれも新規の物質であってその発明の詳細な説明の記載を参酌する時、上記の製造過程はその収率などの面で一番有効な化合物 (X=IB)を作る必須構成要素であるため、この過程はこの事件の第1項発明が予定していなかった新しい効果を有する工程であると見なければならず、これを単純な周知慣用技術に過ぎないと見ることはできないと言えるところ、よってこの点だけでもこのような製造過程を必須構成要素としないこの事件の第 1項発明は、原出願発明とその技術的思想及び技術構成がお互いに違う相異する発明であると判決した。

  (4)コメント
  韓国の特許審査実務においては、審査官が複数の請求項の中で一部請求項に対してのみ拒絶決定をした場合に、拒絶決定された請求項を原出願から削除して原出願に対して特許登録を受け、拒絶決定された請求項に対しては分割出願をして特許登録を推進する傾向があったが、このような場合に分割出願の適法性を担保するために細心の注意が必要なものと判断される。

  一方、原告は、自動車、航空機及び関連部品を製造して「ROLLS-ROYCE」という商標で販売する世界的に著名なイギリス内の法人であって、「 rolls-royce.com」と「rolls-royce.net」をインターネットドメイン名として使用しており、「ROLLS-ROYCE」という標章に対して韓国で商標権を持っている。原告は、商標権侵害、商号権侵害、及び不正競争防止法違反を理由として被告のドメインネームの使用差止を請求する訴訟を 1999年昌原地方裁判所に提起したが、地方裁判所、高等裁判所及び最高裁で敗訴となった。

  (2)最高裁の判・
・   (a)被告のドメイン名の要部であるrolls-royceが、原告のこの事件の商標と同一ではあるものの、商標法で規定する商標権侵害行為になるためには、他人の登録商標と等しい商標をその指定商品と類似する商品に使用したり、他人の登録商標と類似する商標をその指定商品と同一または類似する商品に使用する行為 (商標法第66条第1号)がなければならないが、被告が運用するこの事件のウェッブサイトで原告の商品と同一または類似する商品を扱った事実がまったくないため、被告等がこの事件のウェッブサイトを通じて原告のこの事件の商標権を侵害したり侵害するおそれがあるとは見られない。また、インターネット上の住所を表すドメインは、商標法で言う看板または標札にあたるとは見られないため、商標権侵害行為にあたると見ることは困難であり、この事件のウェッブサイトで扱っている航空機に関する内容も単純に航空会社を紹介する程度に過ぎないため、よって直ぐに原告の営業を侵害するおそれがあると見ることもできない。

  (b)不正競争防止法第2条第1号(ロ)目、 (ハ)目の不正競争行為で言う「使用」と言うのは、その規定内容に照らして営利的な使用のみを意味することと見なければならないが、被告等がこの事件のドメイン名で運用しているウェッブサイトの内容が原告の商号や商標などを営利または商業的に使用していないため、被告等が原告の商号またはこの事件の商標と等しい文字をこの事件のドメイン名として使用したということだけでは、上記の法律第2条第1号(ロ)目で規定する営業主体混同のおそれがあると見ることは困難であり、他に被告等が不正競争行為である商品主体混同行為または営業主体混同行為をしたと見る証拠がない。原告は、被告等がこの事件のドメインを販売する意図を持ってこの事件のドメインをいわゆる無断占有 (cybe-rsquattering)し、実際に被告はこの事件のドメインを原告に譲渡する対価として7年間のイギリス留学費用を要求したり数十万ドルを要求したと主張したが、これを認める証拠が不足である。

  (c)商法第23条第1項は、「誰でも不正な目的で他人の営業として誤認することができる商号を使うことができない。」と規定しており、上記で言う不正な目的と言うのは「ある名称を自身の商号として使用することによって、一般人に自身の営業をその名称で表示された他人の営業と誤認させようとする意図」を言うが、被告等がこの事件のドメイン名を営業上に利用した事実を認める証拠がないため、被告等がこの事件のドメイン名を使用した行為は商法に規定された原告の商号権を侵害した行為に該当するとは見なせない。